Регистрация товарного знака — все, что вы хотели знать, но не могли спросить

Вы решили, что регистрация товарного знака — это подходящий вариант для вас. Вы хотите узнать, каковы следующие шаги, или не уверены, что может быть защищено, кто может быть владельцем товарного знака, что подразумевает процедура и какова предполагаемая сумма инвестиций. В этом блоге мы постарались ответить на самые распространенные вопросы, задаваемые клиентами, обращающимися в нашу юридическую фирму по этому вопросу, простым языком и с большим количеством примеров.

Если вы не решили зарегистрировать товарный знак, но просто хотите понять преимущества регистрации товарного знака, перейдите к 6 причинам, почему регистрация товарного знака критически важна для вашего бизнеса.

Товарный знак — это юридическое право на защиту символа, используемого в коммерческой деятельности, отличающего товары или услуги отдельного лица или организации от аналогичных товаров или услуг других лиц.

Товарный знак также считается товарным знаком, если он получил международную регистрацию для территории Сербии. Мы писали на тему различий между национальной и международной регистрацией товарного знака, их взаимосвязи, процедуре регистрации и связанных вопросах в нашем посте в блоге «Международная или национальная регистрация товарного знака — что лучше для вашей компании?».

Товарный знак может быть:

• Индивидуальный товарный знак
• Коллективный товарный знак: товарный знак юридического лица, представляющий определенную форму объединения производителей или поставщиков услуг, которые имеют право использовать организации, являющиеся членами этого объединения; и
• Гарантийный товарный знак: товарный знак, используемый несколькими компаниями под контролем владельца товарного знака. Он служит гарантией качества, географического происхождения, способа производства или других взаимных характеристик товаров или услуг этих компаний.

Сам по себе концепт товарного знака содержит два неразрывных элемента: знак и товар/услугу, которую этот знак обозначает. Связь между этими двумя элементами называется принципом специализации.

Прежде всего, это означает, что знак может быть защищен товарным знаком, предоставленным что товары/услуги четко определены и описаны.

Принцип специализации также подразумевает, что два различных товарных знака могут защищать один и тот же знак, при условии, что они указывают на разные товары/услуги. В любом случае, чем более похожи товарные знаки, тем товары/услуги в вопросе должны быть максимально отличимыми. Исключением из этого принципа является так называемый известный товарный знак. Это означает, что знак, который такой же, как и известный товарный знак, не может быть зарегистрирован, независимо от того, запрашивается ли защита для товаров/услуг, полностью отличных от тех, которые обозначены товарным знаком. Coca Cola — пример известного товарного знака.

В связи с принципом специализации, при выполнении поиска знака, который вы планируете защитить товарным знаком, вы также должны посмотреть список товаров/услуг, которые обозначает тот же или похожий знак, который был защищен товарным знаком. Большинство людей упускают этот шаг и отказываются от желаемого знака, когда, например, видят похожий знак в национальной базе данных товарных знаков. Этот поиск может быть сложным, несмотря на пояснения на сайте Управления интеллектуальной собственности Республики Сербия (далее — «УИС»), а также на иностранных сайтах.

Следует отметить, что Управление интеллектуальной собственности (УИС) предоставляет возможность подачи запроса на поиск товарного знака с помощью так называемого «поиска товарного знака». Однако, даже когда вы получаете результат поиска, необходимо, чтобы кто-то профессионально проанализировал его. Это потому, что отчет о поиске в базе данных товарных знаков не явно утверждает: «Вы можете/не можете зарегистрировать этот знак». Анализ проводится с хорошим знанием практики и юриспруденции УИС по вопросам выполнения критериев регистрации. Фактически, если вы не знакомы с поиском в базе данных товарных знаков, а также результатами решения, вы можете прийти к неверному выводу, что может негативно сказаться на процессе формирования вашего бренда.

Наконец, следует отметить, что УИС утверждает, что данные в отчете служат лишь для информирования и не представляют собой никакого мнения или инструкции. Это в первую очередь коммерческий поиск, и основное исследование сходства между ранее зарегистрированным знаком и знаком, для которого запрашивается защита, проводится только после подачи официальной заявки на регистрацию товарного знака.

Эти стандарты часто упоминаются в Законе о товарных знаках, что ожидаемо, поскольку они вплетены в понятие товарного знака. Поэтому необходимо правильно понимать эти термины, т.е. понимать их значение в соответствии с Законом о товарных знаках.

Чтобы продемонстрировать уровень сложности этого вопроса и то, какая тонкая деталь может определить правильный ответ, мы приведем примеры товаров, которые Управление интеллектуальной собственности (УИС) считает похожими или различными.

Во-первых, чтобы прояснить одну вещь: тот факт, что некоторые товары классифицируются в одинаковый класс или более широкую категорию, не означает автоматически, что эти товары считаются похожими. Например, торты и мясо классифицируются как продукты питания, но не считаются похожими. Шоколад и соки также являются различными продуктами, хотя они предназначены для потребления.

С другой стороны, все безалкогольные напитки считаются похожими. То же самое относится к продуктам из редких или драгоценных металлов, таким как, например, золото или серебро.

Самый важный критерий для определения сходства товаров — это цель товаров. Например, хотя обувь и одежда разные товары по своей природе, они, тем не менее, будут рассматриваться как похожие друг на друга, так как имеют схожую цель. То же самое относится к фармацевтическим веществам и бинтам — они считаются похожими, так как служат схожей цели (предназначены для лечения людей). В связи с тем, что аппаратное и программное обеспечение служат для выполнения уникальной функции (работы компьютера), они считаются похожими, хотя по своей природе они на самом деле разные.

С другой стороны, золотые украшения и бижутерия считаются конкурирующими товарами, что делает их похожими друг на друга в этом контексте.

Учитывая, что Сербия является кандидатом в члены ЕС и обязана согласовывать свое законодательство об интеллектуальной собственности с законодательством ЕС, УИС отслеживает судебную практику в ЕС. Это подразумевает хорошее знание прав интеллектуальной собственности в ЕС.

Это крайне важно подчеркнуть, поскольку ответ на вопрос о том, что является (или не является) похожим продуктом или услугой, может быть неожиданным.

Например, Европейский суд пришел к выводу, что соленые печенья не являются похожими на категорию сладких печенья в одном случае, а также установил, что словесный знак «FERRO» не является похожим на словесный знак «FERRERO».

В любом случае, сходство товаров/услуг анализируется с учетом большего количества критериев, включая природу товаров/услуг, их назначение, способ использования, текущих или потенциальных покупателей, место обычной продажи этих товаров и другие критерии.

Согласно Закону о товарных знаках, товарный знак может состоять из слов, лозунгов, букв, цифр, картинок, рисунков, цветовых схем, трехмерных форм, комбинаций этих символов, а также музыкальных фраз, выраженных в нотном письме и т. д. Для примера мы упомянем только некоторые примеры зарегистрированных товарных знаков.

Član 5 Zakona o žigovima navodi šta se ne može zaštititi žigom. Žigom se ne može zaštititi znak:

x который противоречит общественному порядку или принятым моральным принципам, например, пароли, содержащие ругательства и вульгарные слова;

x который по своему общему виду не пригоден для отличия товаров или услуг в торговле товаром, например, обычный зеленый круг, обычная буква А и тому подобное;

x который состоит исключительно из трехмерной формы определенного природой товара или формы товара, необходимой для достижения определенного технического результата, или формы, которая существенно влияет на стоимость товара, например, обычный ключ, вообще не отличается от всех остальных;

x который состоит исключительно из знаков или данных, которые могут использоваться в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, географического происхождения, времени производства товара или предоставления услуг, или других характеристик товаров или услуг, явно указанных для классов: 3, 5 МК2;

X, который стал обычным для обозначения определенного вида товаров или услуг в повседневной речи или в хорошей торговой практике, например, ПЕРВАЯ МИНУТА для Класса 39, 43 МК, и ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА для Класса 39, 43 МК3;

X, который может ввести в заблуждение участников торговли своим внешним видом или содержанием относительно типов, качества или географического происхождения товаров или других характеристик товаров или услуг, например, изображение перца на банке для квашеных огурцов и слово «перец»;

X, который содержит официальные знаки или печати, указывающие на контроль качества и гарантию или их имитацию, за исключением письменного разрешения компетентного органа, например, знак стандарта ISO;

X, который идентичен предыдуще защищенному товарному знаку для того же вида товаров или услуг.

X который идентичен ранее защищенному товарному знаку другого лица для аналогичного типа товаров или услуг, или похож на ранее защищенный товарный знак другого лица для того же или аналогичного типа товаров или услуг, если есть вероятность, что такая идентичность или сходство вызывает путаницу среди соответствующей части общественности, что также включает вероятность того, что этот знак будет ассоциирован с ранее защищенным знаком;

X который идентичен или похож на знак другого лица, известный в Республике Сербии в смысле статьи 6ter Парижской конвенции о защите промышленной собственности (так называемый известный знак);

X который, независимо от товаров или услуг, к которым он относится, является воспроизведением, имитацией, переводом или транслитерацией защищенного знака другого лица или его существенной части, который несомненно известен как знак с высокой репутацией среди участников торговли в Республике Сербии (так называемый известный товарный знак), если использование такого знака нанесет вред репутации известного товарного знака или будет вредно для его характерного отличительного признака или репутации;

X который нарушает авторское право или другие права на интеллектуальную собственность своим внешним видом или содержанием;

X который содержит национальный или иной государственный герб, флаг или символ, наименование или аббревиатуру наименования страны или международной организации, а также их намек, за исключением с разрешения компетентного органа страны или организации, флаг или герб Республики Сербии;

X представляющий или отражающий национальный или религиозный символ, например, православный крест, Иисус Христос и т. д.

Бренд, согласитесь, довольно сложно определить, учитывая, что он проявляется в диапазоне от знака, товарного знака до общей репутации конкретного производителя (добросовестности). Цель товарного знака — защитить весь инвестиционный потенциал в развитие бренда. По этой причине, даже если товарный знак формально защищает только знак, косвенно он обеспечивает защиту не только знака, но и репутации и бренда.

Владельцы компаний, которые решают зарегистрировать товарный знак, в основном сталкиваются с дилеммой — кто будет обладателем товарного знака. Следует ли им быть обладателями как физических лиц, или компания должна быть обладателем товарного знака.

Формально обладателем может быть как компания, так и физическое лицо. Ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации и в большей степени от планов владельца. Если владелец выбирает быть обладателем товарного знака, он заключает лицензионное соглашение с компанией в качестве физического лица. Другими словами, владелец предоставляет лицензию своей компании на использование товарного знака.

Если товарный знак зарегистрирован на компанию, то товарный знак принадлежит всем лицам, являющимся членами компании пропорционально их долям. В случае прекращения деятельности компании владелец должен передать товарный знак себе как физическому лицу, конечно, с согласия других членов. Этот процесс может происходить в процессе ликвидации, банкротства или непосредственно перед закрытием компании, по договору и регистрации в ИПО.

Обычно, если вы хотите инвестировать в стоимость компании, рекомендуется, чтобы обладателем товарного знака была компания, чтобы стоимость, которую имеет знак как объект интеллектуальной собственности, оставалась во владении компании.