Мы ранее изложили причины, по которым вам следует защищать права на интеллектуальную собственность в нашем блоге «Увеличение кражи интеллектуальной собственности — Защитили ли вы права на интеллектуальную собственность вашего бизнеса?»
Теперь, когда вы решили, что регистрация товарного знака — это правильный шаг для вашей компании, вы можете задаться вопросом, стоит ли регистрировать национальный товарный знак, товарный знак ЕС или международный товарный знак? В этом блоге мы стремились различить национальные и международные заявки на товарный знак, национальные и международные товарные знаки, их взаимоотношение, процедуры регистрации товарного знака и другие связанные вопросы.
ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ОГРАНИЧЕНЫ ТЕРРИТОРИЕЙ
Товарный знак защищен на территории страны, где он был зарегистрирован. Это означает, что если вы зарегистрируете (национальный) товарный знак в Сербии в Управлении по интеллектуальной собственности, товарный знак будет защищен на территории нашей страны. Наоборот, товарный знак, зарегистрированный в Сербии как национальный товарный знак, не будет защищен за пределами нашей страны. Таким образом, владелец товарного знака может столкнуться с проблемами, если начнет экспортировать товары. Вероятно, владелец столкнется с проблемами нарушения товарного знака. Также возможно, что другое лицо зарегистрирует тот же товарный знак для (их) тех же или похожих товаров, например, во Франции и Австрии, даже до того, как владелец прав на национальный товарный знак его зарегистрирует. Это создает огромную проблему для владельца национального товарного знака, который, по существу, будет лишен возможности использовать свой товарный знак в этих странах, серьезно угрожая своему бренду.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что национальный товарный знак «достаточен» только в том случае, если вы планируете разместить товары исключительно на внутреннем рынке, без их экспорта, или если вы не планируете предоставлять свои услуги за рубежом. Как только товары/услуги покидают Сербию, национальный товарный знак перестает обеспечивать безопасность своему владельцу. В этот момент становится очевидной ценность международной регистрации товарного знака.
Например, предположим, вы занимаетесь производством обуви и планируете экспорт за рубеж в пять различных европейских стран. У вас есть зарегистрированный знак, который вы наносите на эти кроссовки в Сербии, поэтому только вы и никто другой не имеет право размещать этот знак на тех же или похожих товарах в Сербии. Тем не менее, это ситуация в Сербии, но как насчет за границей? Как вы защитите свой продукт в этих 5 странах, куда вы собираетесь экспортировать кроссовки? Поскольку вы не зарегистрировали свой знак в этих странах, вы сталкиваетесь с возможностью того, что другой производитель может использовать его для своих товаров такого же типа. Это может вызвать путаницу среди обеих групп покупателей относительно происхождения кроссовок, которые они покупают.
Именно здесь на помощь приходит международная защита товарного знака. Международная защита товарного знака позволяет распространить право, которое у вас есть на национальном уровне, на те страны, куда вы собираетесь экспортировать свои товары или предоставлять услуги.
ШАГИ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Великолепная новость заключается в том, что вам не придется отправляться, скажем, во Францию, Венгрию и (или) Италию, если вы намерены расширить свой бизнес там и подать заявку на регистрацию товарного знака перед органами этих стран. Благодаря Мадридской системе (Международный реестр регистрации товарных знаков Мадрида) регистрация товарного знака на международном уровне достигается путем подачи заявки на регистрацию товарного знака в вашей стране. Это означает, что в Сербии вы можете запросить регистрацию товарного знака для территории Сербии, а также для территорий других стран (на самом деле, для более чем 80 других стран!). И все это можно сделать, подав единственное заявление на местном языке и оплатив единоразовую плату[1].
Конечно, вы можете подать заявку в орган страны, в территории которой вы хотите зарегистрировать товарный знак, но это решение, как показала практика, занимает больше времени, дороже и более сложно. Теоретически, это означает, что количество стран, которые вас интересуют, соответствует количеству необходимых заявлений на разных языках, за которые вы обязаны заплатить столько же сборов, сколько и стран. Вы должны признать — это вовсе не просто.
Каковы условия для подачи международной заявки? Если вы планируете подать заявку в Управление интеллектуальной собственности в Белграде и являетесь гражданином Республики Сербии или имеете сербское место жительства, т. е. если заявитель — юридическое лицо с серьезной и подлинной промышленной штаб-квартирой в Сербии — это все! Вы отвечаете условиям. Вы могли заметить, что юридическое лицо должно иметь серьезное и подлинное промышленное место нахождения, а не только зарегистрированный офис в Агентстве деловых регистров. Вы можете связать это с целью регистрации товарного знака — т. е. защитой знаков, которые, в конечном счете, будут использоваться на рынке для указания конкретных товаров или услуг. Причина этого заключается в предотвращении накопления так называемых «мертвых товарных знаков», т. е. знаков, которые не используются на практике.
МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА — ПРАВОВОЙ КАДР
Мадридская система юридически утверждена Мадридским соглашением и Мадридским протоколом, которые управляются Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В процессе международной регистрации вам также потребуется ознакомиться с Парижской конвенцией о защите промышленной собственности[2], или проще говоря: это делается для вас специализированным адвокатом в этой области права. Как для международной, так и для национальной регистрации товарного знака вам необходимо ознакомиться с Ницской классификацией товаров и услуг[3], чтобы заполнить заявление о регистрации более полным, правильным и систематизированным образом. В этом документе содержится список классов, в которых сортируются товары и услуги. Поскольку вы регистрируете знак для товаров/услуг, вы должны найти эти товары/услуги в классификации и указать их в своем заявлении.
Для иллюстрации приведем пример: если вы занимаетесь компьютерным программированием или проектированием компьютерного программного обеспечения и хотите зарегистрировать товарный знак для этой услуги, вас заинтересует класс № 42.
ЗАПРОШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ — ЧТО ДАЛЬШЕ?
Международная регистрация товарного знака кажется немного странной и «перевернутой» по сравнению с национальной регистрацией товарного знака в Сербии. Что мы имеем в виду? Процедура работает одинаково, независимо от типа поданной заявки, то есть вы должны ждать положительного решения компетентного органа, после чего получаете право (в данном случае, регистрация товарного знака). Процедура в основном аналогична национальной регистрации товарного знака в Сербии. Вы должны подождать, чтобы получить свидетельство о регистрации товарного знака, и тогда вы узнаете, что ваш знак прошел все проверки и был зарегистрирован. Однако международная регистрация товарного знака работает немного по-другому, что совершенно понятно с практической точки зрения.
Как это отражается на практике? Во-первых, товарный знак регистрируется или вносится в реестр международных товарных знаков на международном уровне. С этого момента орган страны, в территории которой запрашивается защита (как правило, это иностранное учреждение, такое как наше Управление интеллектуальной собственности), имеет определенный срок (12-18 месяцев) для уведомления заявителя о том, зарегистрирован ли их знак в этой стране. Теперь становится понятно, почему мы говорим, что процедура немного «перевернута»: сначала регистрируют ваш товарный знак, а затем вы ждете окончания срока, в течение которого заявка может быть отклонена.
Лучше представить эту процедуру как внесение товарного знака в базу данных Международного бюро, а не как фактическую регистрацию, даже если используется именно такой термин. Таким образом, Международное бюро сначала регистрирует (вносит) международный товарный знак, но товарный знак еще не зарегистрирован в конкретной стране (так называемая «обозначенная страна»). С момента регистрации товарного знака Международным бюро начинается течение срока (12-18 месяцев) для специально обозначенной страны, в течение которого эта страна может отказать в регистрации товарного знака. Причины отказа могут быть найдены в положениях Парижской конвенции. В случае отказа вам понадобится адвокат, чтобы знать, как обжаловать решение об отказе, к кому обратиться, в какие сроки… Уровень сложности этого этапа процедуры лучше всего демонстрируется тем, что само Управление интеллектуальной собственности рекомендует заявителям нанимать адвоката по интеллектуальной собственности. Более того, не ожидайте получить решение об отказе на сербском языке, поскольку оно доставляется только на английском, французском и испанском языках.
КАК УЗНАТЬ, ЧТО ВАША МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА УСПЕШНА?
Ответ:
- если вы не получили решение об отказе;
- если истекли сроки для отклонения вашего товарного знака (12-18 месяцев) в обозначенных странах, в территории которых вы подаете заявку на регистрацию;
- если обозначенные страны отправили вам уведомление о том, что ваша заявка на товарный знак была утверждена.
Такая процедура понятна, поскольку, если бы процедура международной регистрации товарного знака была бы такой же, как и национальная регистрация товарного знака в Сербии, это, мягко говоря, не имело бы никакого эффекта. В течение вышеуказанных сроков 12 или 18 месяцев институты стран, в которых вы пытаетесь зарегистрировать свой товарный знак, рассматривают вашу заявку, и если знак соответствует требованиям для защиты, он окончательно регистрируется. Если нет — заявка отклоняется, и знак не будет «оставаться» зарегистрированным (документированным).
На практике вполне нормально, что не все офисы товарных знаков принимают решение о регистрации одновременно, однако важно знать, что даже в этом случае существует только одна дата прекращения действия товарного знака. Любое другое решение, безусловно, вызвало бы множество головных болей у правообладателей.
ДОМАШНЯЯ vs МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА НА ТОРГОВУЮ MARКУ
При желании подать международную заявку на регистрацию товарного знака, стоит знать, что это не будет возможно без подачи национальной заявки на регистрацию товарного знака. Более точно, международную заявку может подать лицо, которое:
- уже подало национальную заявку в Управление по интеллектуальной собственности (при этом обе заявки подаются одновременно) или
- лицо, которое уже зарегистрировало свой товарный знак перед Управлением по интеллектуальной собственности.
Отношения между национальными и международными заявками не заканчиваются здесь. Возможно, это уже было понятно из предоставленной информации до этого, но мы бы хотели подчеркнуть тот факт, что эти две заявки должны быть одинаковыми, то есть товарный знак должен быть идентичным, лицо, подающее заявку на товарный знак, должно быть тем же самым, и список товаров и услуг (который должен быть предоставлен вместе с заявкой) должен быть таким же или даже короче в международной заявке.
Возможно, вы задаетесь вопросом, в чем разница между (а) подачей международной заявки на основе национальной заявки и (б) подачей международной заявки на основе национально зарегистрированного товарного знака. Важно знать, что если вы выбираете вариант (а), зарегистрированный международный товарный знак будет удален из международного реестра, если заявка на национальный знак была отклонена.
Это показывает, что отрицательный результат национальной заявки подразумевает отрицательный результат для международной заявки. Никто не может претендовать на больше прав на международном уровне на основе поданной национальной заявки или зарегистрированного товарного знака по отношению к объему прав, которые он имеет в стране, где товарный знак был изначально зарегистрирован.
НА КАКОЙ СРОК ЗАЩИЩЕН ТОВАРНЫЙ ЗНАК?
(1) Национальный товарный знак, по сути, действует бессрочно, так как его можно бесконечное количество раз продлевать. Однако на практике это означает, что товарный знак действует в течение 10 лет, за которые вы заплатили регистрационный сбор. Иными словами, как указано в нашем Законе о товарных знаках: Срок действия товарного знака истекает по истечении 10-летнего периода, за который уплачен установленный сбор, если его действительность не продлевается.[4]
(2) Международный товарный знак также действует в течение 10 лет. Его можно продлить тем же способом и бесконечное количество раз.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Учитывая, что Сербия является кандидатом на вступление в Европейский союз (далее: ЕС), следует рассмотреть процесс защиты товарного знака на территории Сербии. Местные производители все больше проявляют интерес к защите на территории ЕС, в связи с необходимостью размещения своей продукции на этом рынке. Поэтому важно обратить внимание на многочисленные преимущества европейского товарного знака.
Процесс регистрации осуществляется под эгидой организации Европейского учреждения интеллектуальной собственности (EUIPO) ЕС. Помимо обеспечения защиты товарных знаков, эта организация также занимается защитой промышленного дизайна. Система работает следующим образом: лицо подает заявку в организацию EUIPO на всей территории ЕС. Когда товарный знак зарегистрирован или признан, защита действительна на территории всех государств-членов ЕС. Особенно важно отметить, что ЕС является членом Мадридской системы. Следует также отметить, что товарный знак, признанный в ЕС, не заменяет национальный товарный знак в рамках описанной системы. Национальный товарный знак и так называемые европейские товарные знаки существуют параллельно.
Существует четыре возможных варианта регистрации товарного знака в ЕС:
КАКОВ ПРОЦЕС РЕГИСТРАЦИЈЕ?
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ И МАРКАМИ ЕВРОСОЮЗА
После того как мы рассмотрели основные характеристики Мадридской системы и системы регистрации товарных знаков Европейского союза, мы рассмотрим преимущества и недостатки этих систем путем их сравнения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
| ЗАЩИЩЕННЫЙ ЗНАК ЕС, Т.Е. ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ЗНАК (ЧЕРЕЗ EUIPO) | ЗАЩИЩЕННЫЙ ЗНАК ЕС, Т.Е. ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ЗНАК (ЧЕРЕЗ EUIPO) |
|---|---|
| — Регистрация возможна для всех членов ЕС. | -Определенные страны (страны, для территории которых подается заявка на регистрацию товарного знака) — это только те страны, в которых заявитель действительно намерен использовать товарный знак. Что касается ЕС, защиту можно получить для всех членов союза или отдельных членов союза. |
| – Не требуется эффективное использование товарного знака на территории всех квалифицированных членов ЕС. Достаточно, чтобы товарный знак использовался эффективно в одной части ЕС, чтобы поддерживать его на всей территории ЕС. | – Если жалоба подана в одной определенной стране, это не оказывает влияния на другие. |
| – Для подачи заявки на регистрацию товарного знака ЕС не требуется предварительная национальная заявка или регистрация товарного знака. | – Страны-участницы могут быть добавлены позднее, причем это обойдется дешевле, чем если бы было подано новое заявление. |
| – EUIPO не проводит анализ заявок на торговые марки путем сравнения их с уже зарегистрированными торговыми марками (это не означает, что данный аспект не учитывается, но лишь то, что EUIPO передает это деятельность владельцам зарегистрированных торговых марок. У них есть право отвечать на жалобы, которые представляют угрозу нарушения прав на торговую марку. С другой стороны, такое решение защищает заявителя от так называемых «мертвых торговых марок»). | – Часто этот система предоставляет защиту в первую очередь, перед EUIPO. |
НЕДОСТАТКИ
| ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЕС, ТО ЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЧЕРЕЗ EUIPO) | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЧЕРЕЗ МАДРИДСКУЮ СИСТЕМУ (ЧЕРЕЗ WIPO) |
|---|---|
| – Если в ходе рассмотрения заявки появляется обоснованное возражение, даже в отношении только одного из стран-членов ЕС, это приведет к отклонению всей заявки в целом. Верно, что в этом случае остается возможность преобразования заявки в регистрацию национального товарного знака, но это более дорогой вариант, чем сама национальная заявка или заявки через Мадридскую систему. | – Статус регистрации аналогичен ситуации, когда вы уже зарегистрировали товарный знак отдельно в каждой из выбранных стран. Это приводит к особым, независимым правам в каждой из выбранных стран. Следовательно, использование необходимо в каждой стране для поддержания права на товарный знак (исключение составляет указание ЕС, о котором мы говорили в разделе преимуществ ЕС-товарного знака). |
| – Предыдущая регистрация или регистрация товарного знака только в одном из государств-членов ЕС может привести к отказу в регистрации. Это особенно проблематично, если это конкретное государство не является тем, в котором вы намерены использовать товарный знак. | Необходимо наличие предыдущей национальной / ЕС-заявки или регистрации. Более того, первые 5 лет международной заявки определяют судьбу национальной заявки, которая в сущности является ее основой. Отказ в национальной заявке приводит к отказу в международной заявке. |
| – Список товаров и/или услуг в международной заявке должен быть таким же или короче, чем список в национальной заявке/регистрации. | |
| – Система экзаменации заявок существенно отличается от системы EUIPO, так как в некоторых странах она осуществляется путем сравнения представленных/зарегистрированных товарных знаков. Это создает препятствия для регистрации, даже если речь идет о товарных знаках, которые владельцы больше не используют и которые утратили свое значение. |
ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ОБА ЭТИХ СИСТЕМЫ?
Товарный знак может быть защищен путем объединения этих двух систем, по существу, используя Мадридскую систему, причем ЕС идентифицируется так же, как и другие определенные страны.
Преимущество этой системы заключается в более низких затратах, когда ЕС указан в заявке на международный товарный знак, чем когда заявка на товарный знак ЕС подается непосредственно. Кроме того, если заявка на товарный знак ЕС будет отклонена, возможно преобразовать ее в заявку на товарный знак в странах-членах ЕС[5], что также снижает затраты по сравнению с другими вариантами в этой ситуации.
Недостатки заключаются в том, что требуется предыдущая национальная заявка/регистрация и что существует связь между международной и национальной заявкой/регистрацией в течение первых 5 лет, о чем мы уже говорили ранее.
ПОДСТАВКА
После того как вы решили зарегистрировать товарный знак, первый вопрос, который следует себе задать, звучит так: Нужна ли мне защита только на территории Сербии?
Иными словами, планируете ли вы экспортировать товары за рубеж или предоставлять услуги за границей? Если да, то в каких странах? Включаются ли в этот список только страны ЕС или какие-то другие страны, или вовсе лишь страны, не являющиеся членами ЕС?
Кроме того, вам следует изучить преимущества и недостатки различных систем регистрации товарных знаков и определить, существуют ли препятствия, которые могут быть трудными «преодолеть», и какие решающие преимущества заставят вас выбрать определенную систему.
Приходя к окончательным ответам на эти вопросы, вы дойдете до конца лабиринта, где вас будет ждать система регистрации товарных знаков, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.
Конкретно, когда мы говорим о том, что платится единственный налог, мы имеем в виду один международный налог, вместо того чтобы платить столько налогов, сколько стран, для территорий которых запрашивается регистрация товарного знака. Этот международный налог оплачивается Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Обратите внимание, что это не исключает уплату так называемых внутренних налогов или республиканских административных сборов.
Парижская конвенция о защите промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в Вашингтоне 2 июня 1911 года, в Гааге 6 ноября 1925 года, в Лондоне 2 июня 1934 года, в Лиссабоне 31 октября 1958 года и в Стокгольме 14 июля 1967 года
Международная классификация товаров и услуг — Ницская классификация; Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков от 15 июня 1957 года, пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 года и в Женеве 13 мая 1977 года и измененное 28 сентября 1979 года.
Статья 58, параграф 1 Закона о товарных знаках („Службени лист Републике Србије“, бр. 6/2020)
Исключение применяется к Мальте, а также к странам Бенилюкса, которые рассматриваются как одна.
